STJ favorece DORFLEX. A disputa das marcas DORFLEX VS DORALFLEX e NEODORAFLEX chegou ao fim, através de decisão proferida pelo STJ, através da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 1848648/RJ, perante a Terceira Turma.
Consoante o voto de Minerva que desempatou a disputa, proferido através da dicção do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, existe a possibilidade de confusão entre as marcas DORFLEX, de um lado, e DORALFLEX e NEODORALFLEX, de outro.
Cabe esclarecer que os ministros Nancy Andrighi e Ricardo Villas Bôas Cueva posicionaram-se pelo improvimento do recurso de Pharmascience, em favor do DORFLEX. Os Ministros Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro, acabaram por divergir.
Finalmente, o desempate veio com entendimento do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que identificou muitos pontos de similaridade entre as marcas, seguindo a Relatora e o colega Villas Bôas Cueva.
E por isso foi negado provimento ao recurso de Pharmascience Laboratórios Ltda., para o fim de manter o decreto de nulidade dos registros das marcas DORALFLEX e NEODORALFLEX.
Cabe referir que o DORFLEX é bastante conhecido e usado no mercado brasileiro, no segmento de medicamentos para analgesia e relaxante muscular. Segundo o fabricante, a atual titular que consta na marca DORFLEX, AVENTIS SUB LLC, o DORFLEX é um relaxante muscular à base de Orfenadrin. E é o líder de mercado, sendo em geral a primeira opção de prescrição.
ENTENDA O LITÍGIO
A empresa Pharmascience Laboratórios Ltda., a quem pertencem as marcas DORALFLEX e NEODORALFLEX efetuou pedidos de registro destas duas marcas perante o INPI e após tramitação bastante agitada por constantes hostilizações recursais na fase administrativa, foram concedidas pelo INPI.
Em razão de tais deferimentos e não satisfeita com tais resultados, a titular do DORFLEX, a empresa Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda. ingressou com ação judicial de declaração de nulidade de ato administrativo do INPI, que deferiu tais registros.
Na sequência, o processo foi distribuído para a 9ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro, RJ, sob o n. Processo No. 0116285-53.2013.4.02.5101 (2013.51.01.116285-9).
Posteriormente, foi proferida sentença em 23 de agosto de 2016, pelo Juiz Federal Celso Araújo Santos, julgando procedente a demanda para o efeito de decretar “a nulidade dos atos administrativos que concederam a empresa Ré os registros nºs 820.949.698 e 901.198.170 (fls.409 e 411) relativos às marcas nominativas DORALFLEX e NEODORALFLEX”, bem como condenar a Ré a “abstenção de uso das aludidas marcas”.
Em razão da sentença, houve recursos de apelação, interposto pelas partes ao TRF2, distribuído à 1ª Turma Especializada, tendo por relator o Desembargador Federal Ivan Athiê. Os recursos foram improvidos, resultando a seguinte ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS ¿ PROPRIEDADE INDUSTRIAL – NULIDADE DE REGISTROS MARCÁRIOS E ABSTENÇÃO DE USO ¿ ALEGAÇÃO DE COLIDÊNCIA COM MARCA REGISTRADA ANTERIORMENTE ¿ INCIDÊNCIA DO ART. 124, XIX, DA LPI.
I ¿ As marcas ¿DORALFLEX¿ e ¿NEODORALFLEX¿ reproduzem com acréscimo a marca ¿DORFLEX¿ registrada anteriormente pela apelante, restando configurada, na hipótese, o impedimento de registro descrito no inciso XIX do art. 124 da LPI;
II ¿ No caso, a possibilidade de confusão entre as marcas é patente e, por tratar-se de produtos farmacêuticos, a questão deve ser analisada com maior rigor, tendo em vista que o consumo equivocado de medicamentos pode acarretar risco à saúde da população;
III ¿ O fato de ter o INPI concedido outros registros para marcas contendo as expressões ¿DOR¿ e ¿FLEX¿ a diferentes titulares, não obriga o magistrado a julgar o caso da forma como pretende a apelante, sobretudo quando os atos emanados da autarquia, nesta ação questionados, mostram-se eivados de ilegalidade;
V ¿ Correto o decreto de nulidade dos registros nº 820.949.698 e nº 901.198.170, referentes às marcas “DORALFLEX¿ e ¿NEODORALFLEX¿, com a determinação de abstenção de seu uso, como previsto no parágrafo único do art. 173 da LPI;
V – Apelações desprovidas
Em razão de tal desfecho houve recurso de PHARMASCIENCE ao STJ, que finalmente acabou julgando-o, negando provimento.
A ESGRIMA PERANTE O INPI
Quem não lida com propriedade intelectual, que reúne propriedade industrial e direito de autor, e apenas lê as manchetes de resultados finais de processos judiciais no STJ, tem apenas uma breve ideia da profundidade do litígio. Nem imagina, por exemplo, quando tudo começa. Ou mesmo, onde iniciam as hostilidades entre as companhias.
Ademais, conforme a estatura econômica da marca, que é um ativo de propriedade industrial, podem existir mais ou menos arenas de embates entre as partes, expandindo-se mais ou menos o litígio. Se a marca for muito valiosa, é comum que a briga seja travada em vários palcos.
Por exemplo, neste caso, de confronto das marcas DORFLEX x DORALFLEX e NEORALFLEX, trata-se de embate antigo, do final da década da de noventa, iniciada ainda na fase administrativa, perante o INPI.
Nesse contexto e en passant, merece ainda a lembrança do tempo de luta: mais de vinte anos. O que é explicado pelo valor dos ativos envolvidos: marcas de medicamentos (no caso, com o plus de pelo menos um dele ser famoso, o DORFLEX – marca com elevado magnetismo).
Perder uma marca em Juízo é motivos de enormes Prejuízos. Para começar, por exemplo, ter que passar DE NOVO por todo processo de aprovação do medicamento pela ANVISA, que exige a definição prévia de marca para os rótulos. Apenas nessa “nova tentativa” de aprovação, cessa-se o faturamento. Até pouco tempo isso durava cerca de dois anos! Hoje o processo foi agilizado e o tempo é menor. Mas ainda existe.
Além disso, ter que criar nova marca com magnetismo, pois tudo que foi investido nisso (magnetismo = poder de atração e venda) foi perdido. Soma-se, também, que a marca perdida tinha valor, avaliável objetivamente. Portanto, de um lado este é o verdadeiro componente. E, de outro (DORFLEX) a possibilidade de outra marca jovem vir a atrair de forma indevida a sua clientela, por mera confusão. Há motivos de sobra para a defesa das posições. Há muito em jogo.
Quando há conflito de marcas, há três elementos básicos que devem ser considerados: (1) se as marcas são similares e passíveis de confusão; (2) se pertencem à mesma classe ou classe afim de produtos ou serviços e (3) qual marca foi requerida anteriormente no INPI (a anterioridade).
E no caso de medicamentos, há uma paradoxo: de um lado permite-se certo grau de similaridade entre as marcas, porque geralmente construídas com base em princípios ativos ou efeitos, mas, de outro lado, por se tratarem de medicamentos há risco para a saúde humana, e por isso nesse aspecto o rigor deve ser maior.
No caso da proximidade de marcas num mesmo cenário econômico, é bastante comum a aplicação da Teoria da Distância, conforme doutrina de Denis Borges Barbosa.
Pois bem, no caso, as marcas em confronto pertence à mesma classe, NCL(11)05 do classificador internacional ou 05:11, da classe nacional, porque se tratam de marcas de medicamentos. Aliás, de medicamentos que concorrem. Apenas para constar, existem litígios de medicamentos que não concorrem diretamente, mas onde existe possibilidade de confusão de marcas.
Quanto à anterioridade, essa é da marca DORFLEX, que é possível de ser visualizada através do processo n. 003468534, requerida na classe nacional 05:11 (Medicamentos que atuam no sistema nervoso central e periférico.), de titularidade de AVENTISUB LLC, depositada em 20/6/1958 e concedida em 09/01/1967. Atualmente foi prorrogada até a data de 09/01/2027.
A marca DORALFLEX teve seu pedido protocolado em 13/07/1998, sob n. 820949698, de titularidade de PHARMASCIENCE LABORATÓRIOS LTDA.. Após ser publicada, a marca sofreu oposição de MERRELL PHARMACEUTICALS INC. (US). Após trâmite com algumas etapas de menor relevância, o registro foi indeferido.
Contra tal decisão de indeferimento, foi interposto recurso, o qual foi provido por decisão publicada em 08/09/2009, para efeitos de considerar-se DEFERIDO o registro, abrindo-se prazo para pagamento da CONCESSÃO. A concessão do registro ocorreu através de intimação de 16/11/2010.
No entanto, foram protocolados PROCESSOS DE NULIDADE, de iniciativas de MERRELL PHARMACEUTICALS. INC., HYPERA S.A. e AVENTIS INC.. Estes três processos de nulidades foram todos IMPROVIDOS, conforme decisão publicada na RPI n. 2190, de 26/12/2012.
Já a marca a marca NEODORALFLEX foi concedida para a classe NLC(09) 5, para ANTIBIÓTICOS, ANALGÉSICOS e ANESTÉSICOS, através do pedido de registro de marca n. 901198170, de titularidade de PHARMASCIENCE LABORATÓRIOS LTDA., na data de 26/10/2010.
A concorrente AVENTIS SUB LLC (SANOFI) não protocolou pedido de oposição à NEODORALFLEX. Mas em 30/11/2011, foi publicada intimação da Revista de Propriedade Industrial – RPI n. 2121, dando ciência da existência de pedido de nulidade administrativa, protocolada por AVENTIS INC., que foi desacolhida, mantendo-se o registro.
A existência da ação de nulidade decorreu do fato de que o INPI desacolheu os recursos, mantendo vigentes as duas marcas. Por considerar que as marcas da adversária Pharmascience eram demasiadamente similares, ao ponto de desviar clientela, é que AVENTIS SUB LLC ingressou com a demanda de anulação de ato administrativo.
Por conta de tais elementos, ao final, o STJ favorece DORFLEX em face a Phamascience. Tal decisão ainda não transitou em julgado, cabendo ainda recurso.
O escritório Gusmão & Labrunie – Propriedade Intelectual representou a Autora recorrida AVENTIS SUB LLC. E o escritório Nogueira & Santos Guimarães representou Pharmascience Laboratórios Ltda..
Autor: Carlos Ignacio Schmitt Sant´Anna – © 20/05/2020