CONCEITO E INTRODUTÓRIAS
O desenho industrial, elementos e conceitos básicos serão expendidos aqui em tópicos, sem seguir a métrica tradicional da literatura puramente técnica, em razão da natureza deste blog, ferramenta de facilitação ao acesso na cultura de propriedade intelectual. Conceitos, requisitos, jurisprudência e utilidade serão mesclados.
Então, desde logo ingressando no artigo, cabe dizer que conceito de desenho industrial pode ser definido como o formato ornamental que possa ser utilizado ou compôr um produto industrial, apresentando à percepção visual um resultado ou aparência nova e original.
Usando um jargão anglo-saxônico bem conhecido, a proteção ao desenho industrial protege o resultado final do design. Desde que presentes os requisitos acima.
Cabe dizer que este conceito acima explanado é puramente atinente ao objeto em si, destacado dos direitos que dele podem emergir, quando solicitados perante o órgão concessor dos mesmos.
Além disso, aprofundando a visão ainda mais, no que se refere especifiacamente ao objeto, é possível observar que neste conceito estão contidos elementos chaves que serão adiante analisados destacadamente, para que se compreenda a essência deste ativo de propriedade industrial, que é englobada na propriedade intelectual.
Outro enfoque do presente texto é observar as parcelas de direitos que envolvem este objeto, quando já expedido o certificado de desenho industrial pela autarquia do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o órgão federal responsável pela emissão de tais documentos.
A propósito e meramente en passant, merece menção a realidade que o INPI, diversamente de outros órgão administrativos que apenas lidam com direitos pré-formados, é a autarquia que se constitui no ambiente onde se constituem os direitos materiais em propriedade intelectual. Dentre os quais, aqueles decorrentes do registro de desenho industrial.
Retornando a trilha principal do artigo, mais exatamente aos conceitos, deve ser trazida a definição conceitual e de requisitos que emana da lei, espeficamente através do artigo 95, da lei n. 9279/96:
Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.
Pela objetiva leitura do texto legal supra, jé possível concluir que os requisitos principais são os seguintes: ser novo, ser original, e ser uma forma destinada à aplicação industrial. Esse assunto será adiante especificado melhor.
PROTEÇÃO POR REGISTRO, QUE CONFERE A PROPRIEDADE. E NÃO POR PATENTE. O EXAME DE MÉRITO NO DESENHO INDUSTRIAL.
Pois bem, estabelecidas as noções básicas sobre o conceito e requisitos, segue-se lembrando que a proteção ao desenho industrial se dá através de registro, e não de patente, como ocorre com as patentes de invenção e os modelos de utilidade. O artigo 94, da lei n. 92679/1996, é expresso quanto à forma de proteção e aquisição da propriedade do desenho industrial:
Art. 94. Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.
Parágrafo único. Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 6º e 7º.
Uma das grandes diferenças entre Registro de Desenho Industrial e Patentes, é quanto à consistência do núcleo duro que permite e justifica a proteção (ser novo e original).
Realmente, tanto as patentes como o registro de desenho industrial seguem a mesma linha de exigências legais quanto aos requisitos do novo e do industrial (aplicação industrial e ser novo).
Porém, as patentes devem necessariamente se submeter ao exame de mérito, para examinar a presença de seus requisitos, ao passo que no processo de obtenção do registro de desenho industrial tal exame só irá ocorrer se existir requerimento expresso do titular ou interessado.
Com efeito, nas patentes o exame de mérito dos requisitos legais do artigo 7º e 8º (novidade, ato inventivo e aplicação industrial) deve necessariamente ser realizado como condição sine qua non para o pedido de patente resultar na concessão de patente, com a emissão do respectivo certificado de patente.
Uma patente, pois, já encerra uma declaração técnica administrativa (que equivale a conferir certeza ao direito) sobre as substâncias todas que formam o seu direito, notadamente os pilares da novidade, aplicação industrial e ato inventivo. Isso tem uma repercussão enorme no mundo real, da vida e dos fato humanos.
Todavia, no processo de obtenção de registro de desenho industrial a expedição do registro será célere e por regra sem o exame de mérito. Dai o fato de que a expedição do certificado de registro é rápido.
O resultado é a expedição (de forma relativamente rápida) de certificado de registro de desenho industrial com uma presunção juris tantum de tal direito, ou relativa. E indubitavelmente a visível (para quem conhece o tema) ausência de certeza quanto à novidade e originalidade. A intangibilidade nata dos direitos escora-se frequentemente no sistema de presunções.
Segundo o escólio de CANDIDO RANGEL DINAMARCO, a presunção é “um processo racional do intelecto, pelo qual do conhecimento de um fato infere-se com razoável probabilidade a existência de outro ou o estado de uma pessoa ou coisa” (Cândido Rangel Dinamarco, in INSTITUIÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL., 2ª Ed, pág. 113, do Terceiro Volume).
E é exatamente isso que ocorre quando o Requerente não pede o exame de mérito. Tal situação parece reduzir a efetividade prática de proteção, já que o titular do mesmo não tem como ter a certeza admininistrativa de que desenho industrial que é objeto do registro concedido pelo INPI, é novo e original.
Quando o exame de mérito é requerido pelo interessado, o direito acaba sendo formado numa base onde alcança-se a certeza administrativa (ato administrativo com juizo de valor, praticado com observância das normas que cercam a sua prática) e obtém-se a formação de um direito que na prática propicia maior efetividade de seu gozo na finalidade de proteção. O que sem dúvida é argumento comercial também.
Parece inapropriado dizer que um direito pode ser exercício com mais ou menos efetividade. Direito é direito, quando reconhecido dentro do sistema jurídico. No entanto, não é possível negar que os direitos podem carregar no seu chassi uma maior certeza de quanto à parcela fática que os formou e que existe em todos os direitos.
Essa “maior certeza” pode decorrer, por exemplo, quando um dos pilares fáticos sobre os quais se assenta o direito, seja precedido de um juízo de valor praticado conforme a lei.
É justamente o que ocorre com o desenho industrial onde foi realizado o exame de mérito, pois os pilares que o assentam (novidade, originalidade, uso industrial) passam a receber uma certificação, fruto da dicção técnica administrativa, praticada dentro de sistema legal criado para tal específica função. E isso é visível. E tem valor e maior utilidade.
Não seria possível, pois, dizer que, pelo menos quanto à efetividade de uso, que não há diferença entre o direito de um certificado sem exame de mérito e o decorrente de certificado com exame de mérito. Aquele com exame de mérito permite visualizar a certeza do direito.
Com razão, pois, notar que a efetividade de direitos existe e é real. Na prática, por exemplo, um desenho industrial com exame de mérito pode permitir segurança de inúmeras formas: na venda do registro, na sua exploração na forma direta ou na forma de licença de uso.
E até mesmo judicialmente.
Há um conhecido acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que tratou de caso de desenho industrial, onde o Relator afirmou: “Certo é, no entanto, que sem o exame de mérito, que deveria ter sido requerido pela autora, nos termos do art. 111, da Lei nº 9.279/96, não se pode confirmar a originalidade e novidade do porta pão da autora, o que afasta, portanto, a imitação alegada”.
Novamente en passant e Apenas para fins ilustrativos (e, claro, ao final, a onipresente crítica), merece ser dito que o citado acórdão pode ser usado aqui como exemplo de utilidade do prévio exame de mérito no desenho industrial. A prestação de jurisdição poderia ter ocorrido com maior efetividade na reclamação de um direito. A titular do desenho industrial acabou sendo derrotada naquela instância.
Porém, deixamos aqui o registro de que não concordamos com a solução ESPECÍFICA dada pelo TJSP à tal caso. Sucintamente, porque o caso teve prova pericial judicial para examinar os requisitos da novidade e originalidade. A perita aferiu distinções e similaridades entre o objeto dito infrator e o objeto do desenho industrial.
No entanto, informou que não havia sido efetuado o exame de mérito e resolveu conformar-se com isso, parecendo acusar indiretamente uma fraqueza de tal desenho industrial em razão de tal realidade.
Entretanto, para nós, quando o exame de mérito não é feito pela autoridade administrativa e passa a ser questionado em juízo, o que ocorre é que tal exame acaba sendo transferido de forma POSSÍVEL, para outra forma de realização (JUDICIAL).
O que não foi oportunizado de ser feito no âmbito administrativo, deve ser oportunizada a feitura oportuna. Ainda que no ambiente judicial (se já tiver sido acionada a via judicial) . É a forma de conciliar dois direitos: o direito de ação (de questionar um ato da administração – o INPI) e os direitos que emergem do D.I. ao titular.
Negar realizar-se em Juízo a realização de tais exames e julgar improcedente a ação do titular de D.I. sem exame, determina duas ilegalidades:
- Considerar os registros de D.I. sem eficácia alguma – Porque o legislador permitiria a emissão de registro SEM EXAME DE MÉRITO, se não tivesse a intenção de formação de um direito efetivo (um D.I. com utilidade e proteção)?
- Negativa de prestação jurisdicional. O acórdão deveria dizer sobre o mérito da novidade e originalidade. Como se trata de mérito probatoriamente técnico, das duas uma: ou suspende o feito e manda o INPI se manifestar na forma legal ou ordena o exam pericial em Juizo, o que significa transferir tal exame para o ambiente judicial. Como já se estará no império judicial e como o titular tinha a faculdade (definida em lei) de receber D.I. sem exame de mérito, nos parece que mais correto é nomear perito que poderá realizar tal exame de mérito.
Assim, não poderia o perito alegar que o exame de mérito administrativo não foi feito (como ocorreu no caso concreto e foi aceito pela decisão do TJSP), já que esta incumbência teécnica passa a ser dele, perito, para aquele caso específico. Onde reclamou-se dicção judicial conforme os cânons constitucionais.
O estado-juiz, quando acionado, deve ser capaz de dizer o direito, de forma conclusiva e final, e para isso conta com ferramentas que tornem factível permitir ao cidadão o exercício do direito de ação, previsto no artigo 5º, XXXV, da CF. O direito de ação é um direito fundamental.
Para sua concretização ele conta com garantias, sem as quais ficariam vazios. JOSÉ AFONSO SILVA situa as garantias como vias ou meios de viabilizar os direitos, os quais são “bens e vantagens conferidas pela norma, enquanto as garantias são meios destinados a fazer valer esses direitos, são instrumentos pelos quais se asseguram o exercício e o gozo daqueles bens e vantagens” (in Curso de Direito Constitucional Positivo, 8º edição., SP, Malheiros Editores, página 360).
Embora o caso concreto aqui comentado tivesse permitido à decisão escorar-se em outros elementos da perita, o fato é que ao dizer que sem exame de mérito “não se pode confirmar a originalidade e novidade” , a decisão do TJSP negou jurisdição.
Tomou emprestado para si o mesmo equívoco do perito, pois tratou indevidamente a possibilidade legal de expedição de DI sem exame de mérito, como se fosse um nada, inútil. Com o qual, logicamente, não concordamos. Cabia à citada decisão dizer sobre o assunto, e não relegar tal mérito.
REQUISITOS LEGAIS E O OBJETO DE DESENHO INDUSTRIAL EM SI E SEUS ELEMENTOS CONCEITUAIS
Acima foi dito que o desenho industrial é uma forma ornamental para uso em bens de consumo e que a sua proteção (leia-se direito de uso exclusivo) se dá através de registro, e não de patente.
Pois bem para ser possível a concessão de registro para desenho industrial, a lei exige determinados requisitos: novidade, originalidade, aplicação industrial. Aqui estamos a tratar de elementos de direito.
Porém, para possibilitar-se a compreensão mais profundas do desenho industrial, elementos e conceitos básicos, abaixo serão realizados esclarecimentos sobre cada um deles. Porque compreendendo-se o objeto, avulta com clareza a parte dos direitos.
Serão considerados nesta análise os seguintes elementos conceituais (onde insertos os requisitos legais):
– Criação
– Forma ornamental
– Aplicação em produto industrial
– Novo
– Original
CRIAÇÃO E FORMA ORNAMENTAL
Pois bem, antes de tudo devemos considerar o desenho industrial como uma criação, de uma forma de produto. Esta criação diz respeito às linhas externas ornamentais e visualmente perceptíveis.
É importante salientar que as expressões “ornamentais” e “visualmente perceptíveis” não são supérfluas ou redundantes. Diz-se “ornamentais ” porque a finalidade do desenho industrial é justamente prestigiar o elemento ornamentação em uma forma de objeto.
Segundo o dicionário on line “Dicio” (link ao final), ornar é sinônimo de adornar, aformosear, alindar, aparatar, ataviar, decorar, embelezar, enfeitar, engalanar, ornamentar.
Além disso, e visualmente perceptíveis, para reforçar a idéia de que o desenho industrial proteger aquilo que os olhos vêem.
Então, é a forma (que se presume deva ser estética – para evitar o termo subjetivo “bela”) ornamental que define um objeto. Isso significa dizer que elementos funcionais não são integrantes do desenho industrial. São as linhas externas de um objeto, em sua apresentação bidimensional ou tridimensional.
APLICAÇÃO EM PRODUTO INDUSTRIAL
O desenho industrial deverá necessariamente poder ser aplicado em produto passível de inserção em produção industrial. Compreende-se como indústria a atividade ou processo mediante o qual insumos ou matérias primas são transformados, agrupados ou montados, para produzir ao final bens de consumo. Este processo geralmente utiliza trabalho humano e máquinas.
A situação fica fácil de se compreender quando utilizamos produtos básicos, do dia a dia, como desenhos industriais para móveis, equipamentos de uso doméstico ou profissional, artigos do vestuário e veículos. Porque são produto passíveis de serem produzidos em grande quantidade e com linhas de produção que garantem certo grau de padronização ou replicação.
Uma forma ornamental criada puramente para fins artísticos, entretanto, não pode ser objeto de desenho industrial. Esse é um requisito similar ao exigido no sistema legal de patentes, que também exigem a possibilidade de aplicação industrial.
Neste tópico cabe lembrar, ainda, que conforme preceitua o artigo 98, DA LEI N. 9.879/96, “Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.”. Entretanto, o titular dessa obra, que era originariamente uma obra puramente artística, resolveu criar um produto para linha industrial em série, utilizando a mesma, ela poderá ser objeto de D.I.. Por exemplo, um quadro que passa a estampar um tipo de PAPEL DE PAREDE para venda.
NOVO E ORIGINAL
Os artigos 96 e 97 da lei 9279/96 definem os requisitos da NOVIDADE da ORIGINALIDADE. Vale transcrever os artigos:
Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.
- 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99.
- 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente.
- 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.
Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.
Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.
A novidade é requisito vinculado diretamente ao estado da técnica. A compreensão legal do estado da técnica é fundamental compreender-se tal requisito, bem como para a dicção administrativa (e judicial).
O estado da técnica é fácil de ser visualizado como o conjunto de todo o acervo de elementos dados a conhecer publicamente. E isso, em realidade, pode ocorrer e ser pesquisado de várias formas:
– Em bancos de desenhos industriais e patentes (porque as vezes as patentes contém formas que ilustram um desenho industrial, embora visando proteger apenas como patente as funções de patente), vigentes e não mais vigentes.
– No mercado colocado à disposição, revelado por ofertas públicas, em diversas mídias (físicas e digitais) ou mesmo pela comprovada oferta ao publico, ainda que sem mídias.
DENIS BORGES BARBOSA afirma com tranquilidade, quanto ao requisito novidade nos desenhos industriais, que a exigência legal é a mesma das patentes: “Aplica-se ao desenho industrial precisamente a mesma categoria de novidadepertinente às patentes” (Da Novidade nos Desenhos Industriais – link ao final).
Na obra ele faz um quadro comparativo à novidade das patentes e dos desenhos industrais, comparando o artigo 96, com o artigo 11, da lei 9279/96. O mestre Denis cita um precedente do TRF4, onde para ele, a noção de novidade, que é exigida em geral para os objetos da propriedade intelectual, foi adequadamente explorada pelo relator na Apelação Cível n. AC 2000.72.05.006066-, de 2006 (Rel. Carlos Thompson Flores Lenz), mediante a transcrição de escólio de GAMA CERQUEIRA:
“Para que as invenções possam ser objeto de proteção jurídica é necessário que satisfaçam a certas condições estabelecidas pela lei. Como tivemos ocasião de expor(n. 66, supra), o direito do inventor origina-se de sua criação, a qual, por sua vez,justifica o reconhecimento desse direito e a sua proteção pelo Estado.Por outro lado, a lei assegura ao inventor um privilégio, cujo objeto é a própria invenção.
Importando esse privilégio restrição à atividade do comércio e da indústria, em benefício do inventor, com detrimento, ainda, dos interesses da coletividade, é evidente que esse direito não pode ter por objeto coisas pertencentes ao domínio público ou comum, sob pena de se criarem monopólios injustos, incompatíveis com a liberdade de trabalho; nem coisas que não constituam invenção, o que seria contrário à motivação do direito do inventor e à sua origem e fundamento. –
Do mesmo modo, tendo a lei de patentes, como fim não só reconhecer o direito do inventor, mas, também, promover o progresso das indústrias e desenvolver o espírito de invenção, estes objetivos seriam frustrados se os privilégios fossem concedidos para coisas que não ofereçam vantagens ou utilidade para a indústria. Por esses motivos, as leis de todos os países exigem, como condição para concessão da patente, que a invenção seja nova e que se revista de caráter industrial. ”
Já o requisito da ORIGINALIDADE, pode ser compreendido com alguma facilidade a partir dos termos da lei: “O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.” (art. 97, LPI).
É intuitivo que tal na fase administrativa requerida pelo interessado ao INPI, originalidade TAMBÉM será avaliada com base nos mesmos bancos de dados usados pela autarquia para aferir a novidade. E os critérios do que possa ser considerado como configuração visual distintiva em relação a objetos similares, também decorre da cumulativa experiência fático-legal da autarquia em tais exames.
LINKS EXTERNOS
– INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial
– APELAÇÃO CÍVEL 4000569-60.2013.8.26.0071
– DA NOVIDADE NOS DESENHOS INDUSTRIAIS
Autor: Carlos Ignacio Schmitt Sant Anna (c) BLOG MONTUP – WWW.MarcasePatente.com.br 19/07/2020